Договір про передачу ноу-хау як особливий вид цивільно-правових договорів

Автор: та

Анотація: У статті досліджується місце договору про передачу ноу-хау у системі цивільно-правових договорів в Україні. Здійснюється розмежування договору про передачу ноу-хау та інших, схожих за своєю суттю, договорів. Наводиться правова характеристика договору про передачу ноу-хау.

Бібліографічний опис статті:

та . Договір про передачу ноу-хау як особливий вид цивільно-правових договорів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/publications/jurisprudence/2017/12/dogovor-o-peredache-nou-hau-kak-osobyj-vid-grazhdansko-pravovyh-dogovorov/

Стаття опублікована у: : Наука Онлайн No12 декабрь 2017

Юридичні науки

УДК 347.4

Мирославський Сергій Володимирович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

цивільно-правових дисциплін та фінансового права

Навчально-науковий інститут права

Сумський державний університет

Мирославский Сергей Владимирович

кандидат юридических наук, доцент кафедры

гражданско-правовых дисциплин и финансового права

Учебно-научный институт права

Сумской государственный университет

Myroslavsky Sergey

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the

Department of Civil and Financial Law

Educational and Scientific Institute of Law of the

Sumy State University

Гудима Ярослав Сергійович

студент

Навчально-наукового інституту права

Сумського державного університету

Гудыма Ярослав Сергеевич

Студент

Учебно-научного института права

Сумского государственного университета

Hudyma Yaroslav

Student of the Educational and

Scientific Institute of Law of the Sumy State University

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ НОУ-ХАУ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ КАК ОСОБЫЙ ВИД ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ

AGREEMENT ON THE TRANSFER OF KNOW-HOW AS A SPECIAL VIEW OF CIVIL LEGAL TREATIES

Анотація. У статті досліджується місце договору про передачу ноу-хау у системі цивільно-правових договорів в Україні. Здійснюється розмежування договору про передачу ноу-хау та інших, схожих за своєю суттю, договорів. Наводиться правова характеристика договору про передачу ноу-хау.

Ключові слова: ноу-хау, інтелектуальна власність, договір про передачу ноу-хау, ліцензійний договір, договір комерційної концесії.

Аннотация. В статье исследуется место договора о передаче ноу-хау в системе гражданско-правовых договоров в Украине. Осуществляется разграничение договора о передаче ноу-хау и других, схожих по своей сути, договоров. Приводится правовая характеристика договора о передаче ноу-хау.

Ключевые слова: ноу-хау, интеллектуальная собственность, договор о передаче ноу-хау, лицензионный договор, договор коммерческой концессии.

Summary. The article deals with the place of the contract on the transfer of know-how in the system of civil contracts in Ukraine. A distinction is made between a contract on the transfer of know-how and other, essentially similar, treaties. The legal description of the contract on the transfer of know-how is given.

Key words: know-how, intellectual property, know-how transfer agreement, licensing agreement, commercial concession agreement.

Вступ. Ноу-хау з розвитком товарного виробництва все ширше залучається в цивільний оборот. Не зважаючи на широке поширення цього об’єкта, ноу-хау не знайшло свого відображення в нормах чинного законодавства України.

На сучасному етапі розвитку науки і техніки ноу-хау перетворилося в самостійний об’єкт угод. Таким чином, вже зараз зрозуміло: обсяг ноу-хау в цивільному обороті продовжить рости. Особи, що виступають суб’єктами права на ноу-хау, стикаються сьогодні на практиці з прогалинами в регулюванні цього процесу, зумовленими недостатнім ступенем деталізації законодавства, відсутністю єдиного підходу до правового режиму ноу-хау на тлі нечисленних теоретичних досліджень в цій області.

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченням проблем правової характеристики договорів про передачу ноу-хау займалися і продовжують займатися фахівці в галузі цивільного права, зокрема серед них можна назвати наступних: Т.І. Бєгова, В.С. Дмитришин, І.М. Коросташова, Г.В. Цірат та інші.

Метою цієї статті є визначення місця договору про передачу ноу-хау у системі цивільно-правових договорів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Ноу-хау є специфічним об’єктом у цивільному обороті України. У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день в українському законодавстві немає єдиного підходу до розуміння такого явища як ноу-хау, в юридичній літературі також різняться думки з цього питання. Однак для цілей цієї статті вважаємо, що під ноу-хау в першу чергу слід розуміти певну інформацію, яка існує в режимі конфіденційності та виступає об’єктом права інтелектуальної власності.

Юридично обмежити розповсюдження ноу-хау можливо тільки певним суб’єктам, з якими власник такого об’єкта має відповідні угоди. Це здійснюється шляхом укладення спеціальної угоди щодо передачі ноу-хау. В такій угоді повинні бути узгоджені умови про даний об’єкт, тобто яка інформація передається, термін передачі, розміри винагороди, умови та права на подальшу передачу та збереження конфіденційності, а також міра відповідальності.

Незважаючи на широке розповсюдження та нерідке застосування, договір про передачу ноу-хау не знайшов законодавчого закріплення ні в Україні, ні в більшості інших державах сучасного світу. Можливо це пов’язано з тим, що й саме явище ноу-хау не має за собою стійкого правового підґрунтя, а базується скоріше на взаємній довірі сторін.

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) встановлює досить розгалужену систему договорів. Глава 75 цього Кодексу присвячена договорам щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

У статті 1107 ЦК України законодавець наводить перелік договорів, що стосуються прав на об’єкти інтелектуальної власності, але одночасно з тим робить такий перелік невичерпним. На підставі цього договір про передання ноу-хау може бути виділений навіть в окремий вид договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Так, наприклад, Г.В. Цірат вирізняє його в окрему самостійну категорію договорів, обґрунтовуючи це тим, що, наприклад, у Німеччині договір про передачу ноу-хау регулюється окремими законодавчими актами. Також науковець зазначає, що договір про передачу ноу-хау, об’єктом якого виступає винахід, на який тільки подано заявку, а патент буде видано з часом, належить до безпатентних ліцензійних договорів [5, с. 58].

На думку Т.І. Бєгової, для передання ноу-хау на практиці дуже часто використовують ліцензійний договір, наприклад, коли ноу-хау виступає способом використання винаходу, право на використання якого передається за ліцензійним договором. Такі договори автор пропонує називати змішаними. Але ж самостійне право на використання ноу-хау не може передаватись за ліцензійним договором, оскільки цей вид договорів може застосовуватись тільки для передання запатентованих об’єктів, які не можуть бути конфіденційною інформацією [2, с. 94], а ноу-хау існує лише до того моменту, поки залишається невідомим для третіх осіб.

У той же час В.С. Дмитришин вважає, що ліцензійні договори слід поділяти на патентні, безпатентні та комплексні ліцензійні угоди. У свою чергу безпатентні договори, на думку автора, можуть бути двох видів: договори на об’єкти промислової власності, на які ще не подані патентні заявки або на які заявки вже подані, а патенти ще не видані та договори на передачу ноу-хау [3, с. 34]. Таким чином, автор не виділяє угоду про передачу ноу-хау в окремий вид договорів, а вважає його підвидом ліцензійного договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Однак на нашу думку, головна відмінність між ліцензійним договором та договором про передання ноу-хау полягає в об’єкті договору.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та інших законів (ч. 1 ст. 1109 ЦК України). Об’єктом же договору про передачу ноу-хау виступає саме ноу-хау як неохороноздатне та непатентноспроможне рішення, яке існує в режимі конфіденційності. При цьому на відміну від запатентованого винаходу «ноу-хау» не можна використовувати, не отримавши його від володільця в повному обсязі. Звідси недостатньо тільки одного дозволу володільця права на ноу-хау на використання ноу-хау як інформації, необхідне також його фактичне передання.

Отже, ліцензійний договір може застосовуватися тільки для передачі запатентованих об’єктів, які не можуть виступати конфіденційною інформацією. Передача ж конфіденційної інформації здійснюється на підставі договору, який має особливу правову природу, а саме за договором про передачу ноу-хау.

Як відмінну особливість можна виділити також умову про конфіденційність ноу-хау. Предметом патентної ліцензії є право на використання певного винаходу, а не власне винахід. Включення в ліцензійний договір умови про конфіденційність можливе, але воно не є обов’язковим.

У свою чергу, у договорі про передачу ноу-хау вирішального значення набуває зобов’язання набувача підтримувати конфіденційність інформації, що становить суть ноу-хау. Це пояснюється тим, що основна відмінність процесу передання ноу-хау від надання ліцензії на винахід полягає в ризику, пов’язаному з розкриттям конфіденційності ноу-хау до укладення договору і просочуванням інформації від набувача до третіх осіб після його укладення [2, с. 95-96].

Договір про передачу ноу-хау та ліцензійний договір відрізняються також за строком дії. Строк дії ліцензійного договору обмежений строком дії патенту (свідоцтва). Для договору про передачу ноу-хау строк не має значення, оскільки воно існує до тих пір, поки зберігається конфіденційність інформації, що становить ноу-хау. Тому для договору про передачу ноу-хау існує спеціальна підстава його припинення, а саме втрата конфіденційності інформації.

Можливість передачі ноу-хау за договором комерційної концесії випливає із самого визначення такого договору. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1115 ЦК України за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Предметом такого договору виступає право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Однак слід зауважити, що договір комерційної концесії застосовується виключно у підприємницькій діяльності з метою просування свої товарів або послуг. У той же час, договір про передачу ноу-хау такого обмеження не має. Тому ноу-хау у деяких випадках може виступати предметом договору комерційної концесії, але лише в тому випадку, коли це стосується виключно підприємницької діяльності, а також якщо таке ноу-хау становить частину комерційної таємниці певного підприємства. У загальному ж розумінні ототожнити договір комерційної концесії та договір про передачу ноу-хау неможливо.

Таким чином, вважаємо, що договір про передачу ноу-хау слід вважати самостійним видом цивільно-правових договорів у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

У зв’язку з наведеним пропонуємо наступне визначення договору про передачу ноу-хау. За договором про передачу ноу-хау одна сторона (володілець ноу-хау) зобов’язується передати другій стороні (набувачеві) інформацію, що становить ноу-хау, а також право на використання такого ноу-хау, а набувач – прийняти ноу-хау, зберігати його конфіденційність та вносити володільцеві ноу-хау платежі за його використання у розмірі, обумовленому цим договором, якщо інше не передбачене самим договором.

Укладанню договору про передачу ноу-хау передують попередні переговори, під час яких відбувається відкриття ноу-хау. Тому власникові ноу-хау необхідно перед початком таких переговорів укласти з передбачуваним набувачем договір про нерозголошення ним інформації, яка становить ноу-хау, а також про невикористання ноу-хау в тому разі, якщо договір про його передачу все-таки не буде укладено.

Слід також звернути увагу на те, що договір про передачу ноу-хау укладається, як і інші цивільно-правові угоди, на певний строк. Після спливу такого строку, якщо договір не продовжений, його положення перестають діяти на обидві сторони. Однак специфіка ноу-хау полягає в тому, що воно має цінність лише в тому випадку, коли залишається конфіденційною інформацією. Така інформація при укладенні договору розкривається набувачеві і під час строку дії договору він зобов’язаний зберігати конфіденційність ноу-хау. Тому, на нашу думку, в таких договорах слід передбачати умову, відповідно до якої набувач зобов’язується зберігати конфіденційність відповідного ноу-хау навіть тоді, коли умови договору уже не діють на нього. Таке застереження забезпечить збереження цінності ноу-хау після спливу строку дії договору, а також дозволить володільцеві ноу-хау укладати договори на його передачу з іншими особами у подальшому.

Виходячи із наведеного, охарактеризувати договір про передачу ноу-хау можна наступним чином.

По-перше, за загальним правилом такий договір слід вважати оплатним, адже за використання ноу-хау набувач має виплачувати володільцю ноу-хау певну грошову винагороду, розмір якої має бути обумовленим у договорі. Однак не потрібно виключати ймовірності, що такий договір може бути й безоплатним, що має бути також зафіксованим у договорі. Встановлення або невстановлення оплати за використання ноу-хау є прерогативою володільця такого ноу-хау.

По-друге, такий договір буде двостороннім, оскільки обидві його сторони мають певні визначені права та обов’язки. Так, володілець ноу-хау за цим договором зобов’язується передати ноу-хау та право на його використання, а також має право вимагати винагороду за використання ноу-хау. У свою чергу набувач за договором про передачу ноу-хау зобов’язується прийняти ноу-хау, а також сплачувати володільцю за його використання обумовлену договором грошову винагороду. Особливим обов’язком набувача за договором про передачу ноу-хау є також збереження конфіденційності такого ноу-хау.

Договір про передачу ноу-хау слід віднести до консенсуальних договорів, оскільки він вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди стосовно всіх істотних умов договору.

Окрім наведених позицій договір про передачу ноу-хау можна віднести до алеаторних договорів. Це пояснюється насамперед тим, що ноу-хау не має ефективних способів його захисту, закріплених на законодавчому рівні, що ставить під загрозу актуальність та необхідність такого договору.

Тому, як вірно зазначає І.М. Коросташова, слід звернути увагу на те, що формально стосовно ноу-хау, яке не має правового захисту, неправомірно вимагати будь-яких обмежень щодо використання. Однак, наявність елемента таємності створює певні передумови для сторони, що його передає, просити стосовно ноу-хау такі ж обмежувальні умови, як і для патенту. Вирішення цього питання залежить тільки від домовленості сторін, оскільки воно має досить делікатний характер [4, с. 142-143].

Висновки. Договір про передачу ноу-хау цілком можна вважати самостійним видом цивільно-правових договорів у сфері інтелектуальної власності, оскільки його предметом виступає особливе явище – ноу-хау. Договір про передачу ноу-хау є, як правило, оплатним, консенсуальним, двостороннім, а також алеаторним (ризиковим).

Література

  1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
  2. Бєгова Т.І. Поняття «ноу-хау» і договір про його передання: монографія. – Х.: Право, 2009. – 160 с.
  3. Дмитришин В.С. Деякі питання розпоряджання правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю / В.С. Дмитришин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: право. – 2014. – Випуск 24. Том 2. – С. 33-37.
  4. Коросташова І.М. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі (особливості використання ноу-хау. договори франчайзингу) / І.М. Коросташова // Право і суспільство: Науковий журнал. – 2008. – вип. № 6. – С. 139-150.
  5. Цірат Г.В. Договори франчайзингу: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Г.В. Цірат. – К, 2003. – 208 с.

Перегляди: 2087

Коментарі закрито.

To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат